TEL:010-62040870

破产通“技”令丨柯达重整中的技术变现（法律篇）

发表时间：2018-10-16 17:06

摘要：“2018年最值得关注的技术价值密集型破产企业”之三。

鸣谢

“2018年最值得关注的技术价值密集型破产企业”系列文章在创作过程中得到了破产法学者和从业人士的广泛支持，在此向关心方象知产研究院的朋友们致以问候。

特别感谢著名法学家、中国政法大学研究生院院长李曙光教授对我院工作的指导和帮助。

贺丹

北京师范大学法学院副教授

在技术企业重整过程中，其技术资产的出售往往是其重整融资的重要来源。柯达案件展示了在美国法框架下重整企业如何完成其技术资产的竞价出售，其竞买程序的设计考量、法院对交易的批准程序，以及在技术资产出售过程中对技术上所附权利以及竞买人权利的保护等方面均颇值关注。

2012年1月19日，百年影像巨头伊士曼柯达公司及其十五家子公司[1]（以下简称“柯达”）向美国纽约南区破产法院自愿申请破产重整。柯达重整采用债务人自行管理（DIP）方式进行，重整的目标是保持柯达集团的持续经营，并在此基础上进行柯达的战略调整，使柯达通过重整成为一家专注于商务印刷、包装印刷和为企业服务的公司，柯达计划在2013年完成其重整。因此，如何取得融资维持继续运营，成为柯达重整要解决的首要问题。

进入重整后，柯达首先通过法院批准使用现金担保物以及花旗银行提供的9.5亿美元的债务人融资（DIP financing）等方式取得融资。柯达重整融资的另一个重要来源，便是出售其专利技术获得资金。柯达通过破产程序中的专利技术出售实现了这一目标。

【1】The Debtors in these chapter 11 cases, alongwith the last four digits of each Debtor’s federal tax identification number,are: Eastman Kodak Company (7150); Creo Manufacturing America LLC (4412);Eastman Kodak International Capital Company, Inc. (2341); Far East DevelopmentLtd. (2300); FPC Inc. (9183); Kodak (Near East), Inc. (7936); Kodak Americas,Ltd. (6256); Kodak Aviation Leasing LLC (5224); Kodak Imaging Network, Inc.(4107); Kodak Philippines, Ltd. (7862); Kodak Portuguesa Limited (9171); KodakRealty, Inc. (2045); Laser-Pacific Media Corporation (4617); NPEC Inc. (5677);Pakon, Inc. (3462); and Qualex Inc. (6019). The location of the Debtors’corporate headquarters is: 343 State Street, Rochester, NY 14650.

一、柯达出售的专利组合

柯达向破产法院提交的申请技术出售的文件显示，其拟在破产重整中出售的专利组合为“DC组合包”和“KISS组合包”两个专利包。其中，“DC组合包”代表数字捕获专利组合（Digital Capture patent portfolio），是“应用于数码相机和其他设备的图像采集、加工和传送技术”，主要包含大约744件美国授权专利，374件外国授权专利，155件在审的美国申请和244件在审的外国申请；而“KISS组合包”代表柯达成像系统和服务专利组合（Kodak Imaging Systems and Services patent portfolio），这是和“图像分析、处理、标记和网络服务工具”相关的技术，大致包含435件美国授权专利，349件外国授权专利，163件在审的美国申请和171件在审的外国申请。

柯达认为，出售的这批专利包含一套广泛的技术，包括诸如数码相机功能及特性、图像处理算法和网络图像存储、访问和实现等关键数字成像领域技术的发展。上述专利包在柯达战略转型中被界定为“非战略性知识产权”。时任柯达CEO的彭安东在接受媒体专访时也明确表示“可供出售的专利只是柯达专利储备的一部分，且与公司的核心投资和未来发展无关。”[2]

[2]《柯达连亏6年陷入困境出售1100项专利引关注》. 新浪科技

https://www.cnbeta.com/articles/tech/153458.htm

来源：柯达官网

尽管如此，柯达出售的专利也仍具有较高的市场价值。根据其申请出售文件，在破产申请前的几年间，柯达通过其知识产权许可协议，特别是其“DC组合包”的许可使用来变现技术价值，其所获资金已经成为支持柯达数字化转型的重要资金来源。自2003年以来，柯达已就其“DC组合包”从30多家被授权公司获得了超过30亿美元的授权收入。其授权许可协议列表显示，柯达专利授权的被许可人不乏苹果、索尼、佳能、IBM、富士、卡西欧、惠普、英特尔、LG、松下电器、摩托罗拉、尼康、诺基亚、三星、夏普、飞利浦等大型公司，这也可以从侧面印证柯达本次出售的专利技术市场价值不容小觑。

二、经法院批准的技术出售

2012年6月11日，柯达正式向法院递交出售专利组合的申请，请求法院根据美国破产法第363条批准其出售上述专利组合包。美国破产法第363条是关于授权债务人使用、出售或出租债务人财产的条文。柯达的专利组合包出售属于企业正常经营范围外的出售，根据该条规定要经过法院的听证和批准程序。

其实，在破产申请前，柯达就已经在策划实施知识产权变现，试图通过专利许可、专利出售及专利战略诉讼获取现金流。2011年7月21日，柯达聘请了纽约一家国际投资公司——拉扎德公司（Lazard Frères &Co. LLC）为其提供数字成像专利技术的出售咨询。在拉扎德公司寻找数字成像专利技术的潜在收购方的同时，柯达则继续实施专利许可计划和战略诉讼。然而，柯达的财务状况不断恶化，使得其专利销售和新的许可交易均变得愈加困难。

柯达选择在破产程序中经法院批准出售技术资产，是希望充分利用破产程序的优势，使得柯达能够从专利资产出售中获得最大收益。

一方面，破产程序中的资产出售有利于保护技术收购方权益。柯达要求根据破产法第363条进行技术出售，根据该条规定，如果拟出售资产上的请求权人或权益人同意出售此资产，资产的购买方可以免受资产上的请求权人或权益方的追索，除前述请求权人或权益人明确表示同意出售的情形外，如果请求权人或权益人没有在规定期限内提出反对，则视为其同意销售。在破产程序中经法院批准出售财产的优势是：资产购买方得以获得一个“干净”的资产。

另一方面，法院批准的技术出售使得柯达可以设计更适合技术资产出售的竞买程序。破产申请前，柯达和拉扎德公司一直在寻找潜在收购方，有近20家潜在收购方对技术资产表示了意向，柯达与之签署了保密协议并提供了相关资料。受限于技术行业及数码成像专利的独特性，并无合理报价被提出。柯达在选择出售资产的竞标程序时，在“假马竞标”和公开竞买程序中进行了选择，认为公开竞买更有利于资产出售。通过法院破产程序出售专利的招标程序可以根据技术资产的特点进行个案定制的设计，这样既可以鼓励更多竞拍，也可以有效解决潜在买家所关心的保密性和确定性问题，从而获得更高和更好的专利拍卖价格，最大限度地使债务人获益。

三、技术出售程序

柯达在破产程序中出售专利组合涉及四方面的程序：专利组合的竞买程序、技术出售的通告程序、法院听证及利益相关者异议程序。专利组合的竞买程序的重点是建立灵活且有竞争性的销售程序，兼顾潜在竞买方对拍品进行尽职调查并参与竞拍的权利，以及对竞标人、竞标条件的保密。而对交易信息的通告、法院听证及利益相关者异议程序，重点则在于确保专利组合的出售不损害利益相关方权益。

竞买程序

柯达为此次交易设计了一个兼具保密性和竞争性的竞买程序。在柯达的交易中，并未采用一般出售资产时使用的“假马竞标”方式。原因在于柯达认为“假马竞标”方式不利于专利资产的交易。“假马竞标”出售策略要求要确定一个购买方作为“假马”，“假马”购买方会提出自己的报价，当在之后的竞标过程中出现出价更多的购买方时，成交的是出价更高的购买方（“真马”），此时债务人会根据此前的协议给“假马”购买方补偿。在没有出现出价更高的购买方时，则假马就要按照此前和出售方签订的协议购买资产，这种做法可以保证资产出售的“保底价格”。采用“假马竞标”出售策略时，要求债务人披露“假马”购买方的协议，经过法院的审查，确定此协议是公平合理的，且未对将来可能出现的竞买方产生实质的阻碍。

此前知名IT公司北电网络有限公司的专利资产出售过程便凸显出“假马”竞买方的风险。在这一出售过程中，Google公司于2011年4月作为“假马”对拟售专利资产报价9亿美元，Google担任“假马”的原因是希望通过购买这些专利资产阻止其竞争对手提出的专利诉讼。然而，在之后的竞买过程中，其他竞买方最终以45亿美元购买了这些专利资产。作为“假马”的Google在投入大量时间尽调和披露大量信息后并没有成功购得专利技术。因此，很多购买方不愿意充任“假马”，这是柯达没有采用“假马竞标”方式的原因。

柯达技术资产的竞买程序强调保密性。债务人（柯达）和“审查债权人”是仅有的享有可知悉竞标人身份的知情人，并承担对拟竞标人、潜在竞标人和合格投标人的身份、竞标文件及拟销售文件及相关条款、条件及其他非公开信息承担保密义务的主体。

柯达出售程序中的“审查债权人”由四部分组成：其一是联邦管理人任命的债权人委员会（即无担保债权人委员会Official Committee of Unsecured Creditors）；其二是第二担保顺位的债权持有人委员会（Ad Hoc Committee of Second Lien Noteholders）；其三是债务人重整后融资的有担保贷款方根据重整融资协议（DIP financing）所指定的代理人（被称为“DIP Agent”）；其四是债务人柯达公司员工组成的委员会，因其根据破产法1114条组建，也称为“1114委员会”（Official Committee of Retired Employees of the Debtors (the “1114 Committee”)）。“审查债权人”监督整个竞买过程，并参与对竞买方的审查和评估。另外，未经审查债权人同意，除非请求法院批准，债务人不得执行任何销售协议。

柯达技术资产竞买程序的竞争性通过公开竞买实现。其主要流程为：

1、发布出售公告。在法院批准专利组合出售后5日内在《华尔街日报》和《金融时报》上刊登招标程序。

2、意向方提交初步文件。意向方在债务人确定的截止日前提交初步竞拍文件，签署投标保密协议。按时提交文件的意向方成为“潜在竞买方”，将被提供一份出售协议文本，并向其开放技术资产尽调所需资料。

3、潜在竞买方进行技术尽调。

4、提交合格报价标书。潜在竞买方在债务人确定的截止日前提供报价标书。债务人和审查债权人可以对竞买方进行尽调评估，符合条件的竞买方成为合格竞拍人。

5、当合格竞拍人超过一人时，可以采用竞价程序。

6、选定购买方。需要特别指出，只要出于使其财产利益最大化之目的，在与审查债权人协商的前提下，柯达在此过程中可以对数字成像专利的全部或者部分进行招标，并可对专利组合进行归类或排除。

交易通告

交易通告程序意在令利益相关方知悉技术资产出售交易，是利益相关方参与交易过程、特别是在债务人选定购买方、达成交易协议后，参与法院是否批准交易的听证以及对交易提出异议的前提。

在技术资产出售交易过程中有两次通告：一次是在法院批准此次专利组合出售后的通告。债务人需要将销售通告连同法院批准交易的命令，向“销售通告受告人”（Sale Notice Parties）进行通告，这里的“销售通告受告人”包括联邦托管人办公室、证券交易委员会、税务部门、环保部门、各债权人委员会的顾问、重整后融资的代理人以及其他对交易存有利害关系或应被通知该交易的相关方。上述竞买程序中发布的出售公告也是批准专利组合出售后通告的一个内容。

第二次通告则是关于最终销售听证的通告。在债务人与选定的受让方达成交易协议后的两日内，或者在债务人意图与一个或者多个投标方达成交易，但未能得到“审查债权人”的一致同意的情况下，债务人需要将销售听证通告、拟由法院批准的最终销售命令稿、销售协议的最终版以及其他与交易相关的信息通告给“销售通告受告人”。

最终销售听证

只有当法院在听证后批准交易，签发最终销售命令（Final Sale Order），买卖双方才有权完成专利交易。

对最终销售的异议

异议必须在最终销售听证的前四天以书面形式向法院提出。只有下列理由会被法院纳入是否批准本次拍卖的考量范围：

1、债务人不遵守招标程序或法院资产销售的命令；

2、任何有担保的债权人对数字成像专利的债权竞购（Credit Bid）；

3、对中标人在投标过程中或签订销售协议方面的串通或不诚信的指控；

4、关于草拟的最终销售命令的反对意见；

5、根据竞买程序允许在最终销售听证时陈述的异议；

6、对销售协议中构成《资产销售行为准则（修订）》（法院诉讼通则M-383））中“特别规定”的条款和条件，债务人应予披露但在通告中未予以披露，因而提出的异议。

四、出售技术资产上的附着权利

企业在重整过程中出售的技术资产上往往附着有他项权利，比如在专利技术上存在共有权人、已将专利技术质押用于融资，或者已经将专利授权他人许可使用。前文已述，柯达在破产程序中出售的专利权利状态各不相同：有权属待定状态的专利申请，如有在审的专利733件，占所售专利总和的27.81%；有已授权的专利许可协议共计112个（许可协议签订时间在1994年至2011年之间）。那么，技术资产出售过程中，债务人如何解决专利所附他项权利，并使得竞标人放心参与竞买呢？在柯达技术出售中，通过两方面努力，柯达同时保护了他项权利人及竞标人权益。

首先，柯达保障他项权人的合法利益。柯达在出售专利的文件申请伊始，即承诺会对相关权利人给予充分的权利保障。柯达通过三种方式实现对不同权利人的保障。

1、柯达作出下述承诺和保证：拟出售的数字成像专利由债务人（柯达）享有所有权，是其既有财产。出售的专利中，除法院批准出售文件已经披露的许可协议外，柯达不再签订其他有关数字成像专利的许可协议。没有能对该批数字成像专利主张共有权益的共有人。

2、如所涉专利之上存在担保权人，则通过充分满足担保权人债权的方式“赎回”担保权。此节在重整计划4.2债务和权益的分组处理方案中得到印证。除非该等优先债权持有人同意给予较不优惠的待遇，该等优先债权持有人将会得到充分和最终的清偿，并以此换回其持有的优先债权。

3、如所涉专利已被授权他人，则受美国《破产法》第365条n款约束，即便债务人提出终止相关授权，但被授权人有权拒绝接受该等终止授权协议的请求，并将此等授权延展至原授权期限届满或根据任何非破产法律规定该等协议可延长至的时间节点。故而若柯达提出终止原授权协议，则愿意接受该等终止请求的被授权人则按照双方谈判结果结束原协议；而拒绝接受终止条件的被授权人有权按照原协议约定继续支付授权费用，并继续享有相关授权。从而确保此类相关权利人权益不受损。

其次，柯达对专利权利状态进行了充分公开。竞买人享有知情权，从而为竞买人评估是否接受专利资产上的权属限制，拟定何等竞标条件提供了辨识条件。柯达在法律文件中公开了全部所涉专利状态及所附授权协议，并承诺除下述限制外，中标人不会因交易而遭受其他不利限制或诉求：

1、承诺选中专利之上无可主张共有利益的共有权人。

2、列明就己方持有的标准必要专利，及对标准化组织的承诺（中标方须按相关标准化组织的规定，继受对该等标准必要专利的限制要求，例如有些组织要求标准专利持有方应当放弃专利权行使，有些组织要求对该等专利实施强制许可）。

3、受《破产法典》第365条n款约束而导致被授权人继续享有许可授权的情形。

4、在此期间被破产法院批准的所涉专利的授权。

5、在最终销售协议中明确的其他约束。

柯达通过前述方式，一方面保障了所涉专利上附着的他项权利人的合法权益，另一方面为竞拍方提供了权威的竞价依据，使竞买人愿意参与到竞买程序中。

五、出售结果

最终，柯达关于出售技术资产的申请于2012年7月2日被法院批准，之后柯达经公开竞买程序选定智慧投资公司（Intellectual Ventures）为最终买方，双方于2012年12月18日签署了销售协议。之后，柯达的最终销售听证于2013年1月11日举行，法院签发了最终销售命令。

由此，柯达出售了约1100项专利，获得了5.25亿美元的收益，这一收入与此前市场预计的20亿美元[3]有较大差距。最终专利组合权益由智慧投资公司（Intellectual Ventures ）与RPX公司组建的联合体，及其所代表的12家技术公司联合购得，这些公司（下称被许可人）包括奥多比系统公司（Adobe）, 亚马逊（Amazon）, 苹果（Apple）, 脸书（Facebook）, 富士胶片（Fujifilm）, 谷歌（Google）, 宏达国际（HTC）, 华为，微软（Microsoft），移动研究公司（RIM，加拿大的通信公司）, 三星（Samsung）和快门网（Shutterfly，美国的个性化网络印刷公司）[4]等。此外，根据本次交易最终达成的许可、交叉许可协议，柯达和众多被许可人间多年缠讼得到和解，并在破产法院批准交易文件中得到确认。